[공유자들사이의 공유특허 실시] 특허법원 2020. 2. 6. 선고 2018나1886 판결
주 문
1. 원고의 피고들에 대한 항소와 이 법원에서 확장한 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 항소비용(청구확장으로 인하여 생긴 비용 포함)은 원고가 부담한다.
청구취지및항소취지
제1심판결을 취소한다. 피고들은 공동하여 원고에게 809,385,052원 및 그 중400,000,000원에 대하여는 2016. 12. 30.부터 2019. 5. 31.까지 연 15%, 그 다음날부터 2020. 1. 6.자 청구취지 변경신청서 부본 송달일까지 연 12%의 비율에 의한 금원을, 409,385,052원에 대하여는 위 청구취지 변경신청서 부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에 이르러 청구취지를 확장하였다).
이 유
1. 기초사실
이 법원이 이 부분에 적을 이유는 아래와 같이 고치는 사항을 제외하고는 제1심판결 1.항 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
[고치는 내용]
○ 제1심판결 2면 가.항의 말미에 다음 사항을 추가한다.
(이 사건 항소계속 중 피고 회사에 대하여 2018. 12. 7. 서울회생법원 2018회합 100246호로 회생절차가 개시되었다가 2019. 4. 24. 회생계획 인가 후 회생계획에 따른 변제가 개시되었고, 회생법원은 회생절차종결의 요건이 충족되었다고 판단하여 2019. 12. 10. 피고 회사에 대한 회생절차를 종결하였다.)
○ 제1심판결 7면 2, 3항을 다음과 같이 고친다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 8, 31 내지 36호증, 을 제8, 21, 23호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함한다, 이하 같다), 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 요지
피고들은 원고에게 공동하여 아래 가. 내지 라.항의 각 항에 기재된 금액의 일부인 809,385,052원 및 그중 제1심법원에서 청구한 금액인 400,000,000원에 대하여는 2016. 12. 30.부터 다 갚는 날까지의 소정의 지연손해금을, 이 법원에서 추가된 금액인 409,385,052원에 대하여는 2020. 1. 6.자 청구취지변경신청서 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지의 소정의 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
가. 불법행위로 인한 손해배상청구
원고는 피고 회사와 이 사건 계약을 체결하고 이 사건 보일러를 개발한 사람으로서 이 사건 특허발명에 대한 공동발명자이므로 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고 회사와 공유하고 있었다. 그런데 피고 D는 이 사건 특허발명을 피고 회사의 단독 명의로 특허출원하여 등록받음으로써 원고의 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하였으므로 피고들은 그로 인해 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.
손해배상의 범위는, 이 사건 특허발명이 원고와 피고 회사의 공동 명의로 등록되었다면 원고는 피고 회사의 이 사건 특허발명과 관련하여 발생한 영업이익을 분배받았을 것이지만 피고 D가 이를 피고 회사의 단독명의로 등록받아 실시함으로 인하여 원고는 위 이익을 분배받지 못하는 손해를 입었으므로, 피고들이 배상하여야 할 손해액은 피고 회사의 2010년 1기분부터 2016년 2기분까지의 매출액으로부터 산정된 이익액 3,225,000,000원[= (이 사건 보일러 공급가액 25,000,000원 – 이 사건 보일러 원가 10,000,000원) × (이 사건 보일러 공급대수 215대)] 중 원고의 기여도인 50%에 해당하는 1,612,500,000원이다{원고는 제1심 및 항소이유서에서는 위와 같은 금액을 주장하다가, 이 법원에 이르러 2019. 7. 2.자 준비서면에서는 ‘위 금액의 1/2에 해당하는 809,385,052원을 주장하고 있는데. 위 금액의 1/2에 해당하는 금액은 원고가 주장하는 금액이 아닌 806,250,000원(=1,612,500,000원 × 1/2)일 뿐더러, 위 1,612,500,000원에는 이미 원고에게 분배되어야 한다고 주장하는 1/2라는 비율이 반영되어 있으므로 여기에서 재차 50%를 공제할 이유가 없기도 하며, 위 준비서면에서 주장하는 금액은 원고의 기존 주장과는 부합하지 않는바, 제1심 변론 및 이 법원에서까지 원고의 주장을 종합하여 1,612,500,000원의 지급을 구하는 것으로 선해하기로 한다}.
나. 이 사건 계약에 따른 이익분배청구
이 사건 계약은 원고가 이 사건 특허발명과 관련된 보일러 제품을 제조하여 피고 회사에게 독점적으로 공급하고 피고 회사는 이를 공급받아 판매하는 방식의 공동사업을 영위하기 위한 계약으로서, 피고 회사는 독자적으로 그러한 보일러 제품을 제조하거나 판매할 수 없음에도, 피고 회사는 이에 위반하여 독자적으로 이러한 제품을 제조 및 판매하였는바, 이로 인하여 얻은 이익을 원고에게 분배할 의무가 있다.
그런데, 원고와 피고 회사가 별도의 이익분배비율을 정하지 않았으므로 피고 회사가 원고에게 분배하여야 할 이익은 그 1/2로 보아야 하고, 따라서 피고들은 위 가.항의 이익액의 1/2에 해당하는 1,612,500,000원을 지급할 의무가 있다.
다. 부당이득반환청구
이 법원이 이 부분에 적을 이유는 제1심판결 8면 하10행 이하의 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
라. 통상실시료 상당의 손해배상 또는 부당이득반환청구
이 사건 계약에 따라 이루어진 이 사건 특허발명에 대하여 원고가 공유특허권자로 되었다면, 피고 회사는 원고의 허락 없이는 이를 업으로서 실시할 수 없게 되고, 그 경우 피고 회사는 원고로부터 통상실시권을 부여받는 형태로 실시할 수밖에 없을 것이므로, 피고들은 특허법 제128조 제7항을 유추적용하여 원고에게 이 사건 특허발명의 실시로 인한 통상실시료 상당의 금액을 지급할 의무가 있다.
그 범위는 피고 회사의 2011년부터 2013년도 매출액 중 이 사건 특허발명과 관련된 매출액 9,318,132,583원의 통상실시료율 6%에 해당하는 559,087,955원과, 원고가 피고 회사에게 최소 200대의 보일러를 공급함으로써 얻을 수 있었을 이익액 249,310,000원을 합한 808,397,955원 상당액이므로, 피고들은 이를 원고에게 지급할 의무가 있다(원고의 2019. 7. 2.자 준비서면에서 제기된 주장이다).
3. 이 법원의 판단
이 법원이 이 부분에 적을 이유는 아래 라.항 부분을 추가하는 외에는 제1심판결 이유 3.항과 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
[추가하는 내용]
라. 통상실시료 상당의 손해배상 또는 부당이득반환청구에 대한 판단
원고의 주장은 특허권이 공동명의로 등록된 경우 공유특허권자 일방은 타방의 동의 없이는 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다는 것을 전제로 한다.
살피건대, 특허법 제99조 제3항에 의하면 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있는데, 이 사건 계약은 앞서 본 바와 같은 내용일 뿐 피고 회사가 이 사건 특허발명을 실시하는 것을 제한하기 위한 내용이 포함되었다고는 해석할 수는 없고, 달리 이러한 약정이 체결되었음을 인정할 아무런 자료가 없으므로, 피고 회사는 단독으로 이 사건 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다고 할 것이다.
그러므로 이에 반하는 원고의 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 않는다.
4. 결 론
따라서 원고의 피고들에 대한 각 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하여야 할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.
그렇다면, 그 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 각 항소와 이 법원에서 확장한 각 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
